대법원 2012후4162 전원합의체 판결: 권리범위확인심판에서 진보성을 판단할 수 있습니까?

김찬중 파트너 변리사 · 게시 2026. 11. 12.

확인일 2026. 10. 9.

사건 표

사건 표의 내용은 판결문에서 가져왔습니다. [1] 판결문에는 재판장을 포함해 13인의 이름이 적혀 있습니다. [1]

특허법 제135조의 제목은 “권리범위 확인심판”입니다. [7] 이 글은 판결문의 표기대로 “권리범위확인심판”으로 적습니다.

쟁점: 진보성이 없다는 주장으로 권리범위를 부정할 수 있습니까?

이 사건은 실용신안 사건입니다. 원고는 확인대상고안을 실시하는 쪽입니다. [1]

원심인 특허법원은 확인대상고안이 등록고안의 청구범위 제1항과 제3항의 권리범위에 속한다고 판단했습니다. 이 청구범위는 특허심판원의 정정 심결로 정정된 것입니다. [1]

원고는 등록고안이 진보성이 없어 무효이므로 권리범위가 인정될 수 없다고 주장했습니다. 원심은 이 주장을 배척했습니다. 권리범위확인심판에서는 진보성이 없는 경우에도 권리범위를 부정할 수 없다는 이유였습니다. [1]

원고가 상고했습니다. 쟁점은 하나입니다. 권리범위확인심판에서 특허발명이나 등록실용신안의 진보성 여부를 심리·판단할 수 있는지입니다. [1]

판결문은 이 사건 심판이 적극적 심판인지 소극적 심판인지를 적지 않았습니다. [1]

법원의 판단 1: 다수의견은 진보성을 판단할 수 없다고 했습니다

다수의견의 결론은 한 문장입니다. 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정해서는 안 됩니다. [1] 다수의견이 든 이유는 셋입니다.

첫째는 무효심판 절차가 따로 있다는 점입니다. 특허는 일단 등록되면 진보성이 없어 무효로 할 사유가 있더라도 곧바로 무효가 되지 않습니다. 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수 없습니다. [1]

둘째는 권리범위확인심판의 목적입니다. 다수의견은 이 심판을 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 “객관적인 범위”에 속하는지 확인하는 절차라고 했습니다. 이 절차에서 진보성까지 판단하면 제도의 목적을 벗어나고 제도의 본질에 맞지 않는다고 보았습니다. [1]

셋째는 두 심판의 기능입니다. 진보성 판단은 본래 특허무효심판의 기능에 속합니다. 다수의견은 이 기능을 권리범위확인심판에 주면 특허무효심판의 기능이 약화될 우려가 있다고 했습니다. [1]

대법원은 이 기준에 따라 원심의 판단이 정당하다고 보고 상고를 기각했습니다. [1]

법원의 판단 2: 공지공용의 예외는 진보성까지 넓어지지 않습니다

다수의견은 종전의 예외 하나를 그대로 두었습니다. 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우입니다. 이 경우에는 권리범위확인심판에서도 무효심결의 유무와 관계없이 권리범위를 부정할 수 있습니다. [1] 다수의견은 이 법리의 참조 판결로 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결을 들었습니다. [1] [2]

다수의견은 이 법리의 한계를 정했습니다. 공지공용의 것이 아니라 통상의 기술자가 선행기술로 용이하게 발명할 수 있을 뿐인 경우가 있습니다. 진보성이 부정되는 경우입니다. 다수의견은 공지공용의 법리를 이 경우까지 “확장할 수는 없다”고 했습니다. [1]

다수의견은 같은 법리가 실용신안에도 마찬가지로 적용된다고 했습니다. [1] 실용신안법 제33조는 실용신안에 관한 심판에 특허법 제135조를 준용합니다. [9]

법원의 판단 3: 반대의견은 심판청구의 이익이 없다고 보았습니다

대법관 2인은 다수의견에 반대했습니다. 반대의견은 권리범위확인심판이 특허가 유효함을 전제로 권리범위를 확인하는 절차라고 보았습니다. [1]

반대의견의 결론은 각하입니다. 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우가 대상입니다. 반대의견은 그런 특허권에 근거한 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판은 청구할 이익이 없다고 보았습니다. 그런 청구는 부적법하여 각하해야 한다는 의견입니다. [1]

반대의견이 든 근거는 다음과 같습니다. [1]

• 신규성 결여와 진보성 결여는 모두 무효사유이고 본질적으로 차이가 없습니다. 권리범위확인심판에서 둘을 달리 다룰 이유가 없습니다.
• 대법원은 2012년에 침해소송에 관한 법리를 선언했습니다. 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 특허권에 기초한 청구는 권리남용이라는 법리입니다. 반대의견은 이 논리를 권리범위확인심판에도 적용해야 한다고 보았습니다.
• 특허무효심판과 권리범위확인심판은 모두 특허심판원이 담당합니다. 판단 주체의 면에서 문제가 없습니다.

반대의견은 이 사건을 원심법원에 파기환송해야 한다고 했습니다. 원심이 등록고안이 무효로 될 것임이 명백한지를 심리·판단했어야 한다는 이유입니다. [1]

다수의견에 대한 보충의견은 반대의견에 답했습니다. [1]

• 침해소송에서 권리남용 항변을 받아들인 판결의 효력은 소송 당사자 사이에서만 미칩니다. 권리범위확인심판의 심결은 확정되면 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미칩니다.
• 권리범위확인심판의 판단은 침해소송이나 특허무효심판에 기속력을 미치지 않습니다.
• 심판청구의 이익은 직권조사사항입니다. 반대의견대로면 특허심판원이나 특허법원은 당사자의 주장과 관계없이 항상 직권으로 심리해야 합니다. 심리할 것은 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것이 명백한지입니다. 보충의견은 이것을 과도한 심리 부담이라고 했습니다.

특허법 제163조는 확정된 심결에 일사부재리의 효력을 줍니다. 심결이 확정되면 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거로 다시 심판을 청구할 수 없습니다. 확정된 심결이 각하심결이면 그러하지 않습니다. [7] 실용신안법 제33조는 특허법 제163조도 준용합니다. [9]

보충의견과 반대의견은 다수의견이 아닙니다. 이 판결이 세운 기준은 다수의견입니다.

대법원이 판단하지 않은 것

대법원은 이 사건 등록고안에 진보성이 있는지를 판단하지 않았습니다. 대법원이 판단한 것은 원심이 진보성 주장을 배척한 이유가 정당한지입니다. [1]

다수의견은 진보성과 공지공용 두 경우만 말했습니다. 명세서 기재 요건 같은 다른 무효사유를 권리범위확인심판에서 어떻게 다룰지는 다수의견에 나오지 않습니다. [1]

다수의견은 자유실시기술 주장도 다루지 않았습니다. [1] 자유실시기술 주장은 특허발명이 아니라 확인대상발명을 공지기술과 견주는 주장입니다. 이 주장은 아래의 2017년 판결이 다루었습니다. [4]

앞뒤: 이 판결이 바꾼 판결과 뒤따른 판결

이 판결이 변경한 판결

대법원은 종전 판결 네 건을 이름을 들어 변경했습니다. [1]

• 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후823 판결
• 대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1468, 1475(병합) 판결
• 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699 판결
• 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후2583 판결

이 판결들은 특허발명이나 등록실용신안이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우를 다루었습니다. 그 경우 권리범위확인심판에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다는 취지였습니다. 변경의 범위는 이 판결의 견해에 배치되는 범위입니다. 대법원은 같은 취지의 다른 판결들도 같은 범위에서 모두 변경했습니다. [1]

그대로 남은 판결

1983년 전원합의체 판결은 변경되지 않았습니다. 그 판결은 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우를 다루었습니다. 그 경우 특허무효의 심결이 있는지와 관계없이 권리범위를 인정할 수 없다고 했습니다. [2] 특허의 일부에 공지사유가 포함된 경우는 그 앞의 판결들이 이미 다루었습니다. 1983년 판결은 그 견해를 변경할 필요가 없다고 했습니다. [2] 2014년 판결의 다수의견은 1983년 판결을 참조 판결로 인용했습니다. [1]

침해소송은 다릅니다

침해소송의 기준은 2012년의 전원합의체 판결이 정했습니다. 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결입니다. [3]

2012년 판결은 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것임이 명백한 경우를 다루었습니다. 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당합니다. 침해소송을 담당하는 법원은 권리남용 항변이 있으면 그 전제로서 진보성 여부를 심리·판단할 수 있습니다. [3]

2012년 판결도 출발점은 같습니다. 특허는 무효심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효가 되지 않는다고 했습니다. [3]

뒤따른 판결

대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결은 2014년 판결을 인용해 같은 기준을 되풀이했습니다. 2017년 판결은 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외했습니다. 그 밖에는 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위확인심판에서 특허권의 효력을 당연히 부인할 수 없다고 했습니다. [4]

2017년 판결은 이어서 자유실시기술을 말했습니다. 2017년 판결은 이 법리의 참조 판결로 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결을 들었습니다. [4] 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우가 있습니다. 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우도 있습니다. 두 경우에 확인대상 발명은 특허발명과 대비할 필요 없이 권리범위에 속하지 않습니다. [4]

2017년 판결은 이 방법이 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않는다고 설명했습니다. 확인대상 발명을 공지기술과 대비하기 때문입니다. 대법원은 이 법리가 문언 침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다고 했습니다. [4]

대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결은 2014년 판결의 다수의견에 대한 보충의견을 인용했습니다. 권리범위확인심판의 판단이 침해소송에 기속력을 미치지 않는다는 부분입니다. 2018년 판결은 침해소송이 계속 중이어도 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정되지 않는다고 했습니다. [5]

대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결도 2014년 판결을 참조 판결로 들었습니다. 권리범위확인심판 제도의 목적을 설명하는 자리입니다. [6]

법제처 판례 검색에서 2014년 판결을 변경한 판결은 나오지 않았습니다(2026년 10월 9일 검색).

판결이 해석한 조문은 그 뒤에 바뀌었습니까

제135조는 판결 뒤에 두 번 고쳐졌습니다. 판결 당시의 제135조제1항은 청구인을 한 항에 적었습니다. 특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인입니다. [8] 판결 당시의 특허법은 2014년 1월 31일 시행본입니다. [8]

• 법률 제12753호(2014년 6월 11일 공포, 2015년 1월 1일 시행)는 제135조를 전문개정했습니다. 청구인을 한 항에 적는 틀은 그대로였습니다. [8]
• 법률 제14035호(2016년 2월 29일 공포, 2017년 3월 1일 시행)는 청구인을 두 항으로 나눴습니다. 제1항은 특허권자 또는 전용실시권자가 자신의 특허발명에 대해 청구하는 심판입니다. 제2항은 이해관계인이 타인의 특허발명에 대해 청구하는 심판입니다. [7] [8]

판결 당시의 판, 법률 제12753호의 판, 현행 판의 제135조를 대조했습니다. 세 판 모두 이 심판을 특허발명의 “보호범위를 확인하기 위하여” 청구하는 심판으로 정합니다. [7] [8]

법률 제14035호의 부칙에는 제135조에 관한 적용례와 경과조치가 없습니다. [8] 법률 제12753호의 부칙에도 제135조만을 위한 적용례는 없습니다. 법률 제12753호 부칙 제8조에는 일반적 경과조치가 있습니다. 그 법 시행 전에 출원된 특허출원과 특허출원에 대한 심사 및 심판에는 종전의 규정에 따른다는 조문입니다. [8]

제29조제2항은 글이 다듬어졌습니다. 판결 당시의 조문은 “용이하게 발명할 수 있는 것일 때”였습니다. [8] 현행 조문은 “쉽게 발명할 수 있으면”입니다. [7]

제29조를 위반한 특허는 판결 당시에도 지금도 무효심판의 대상입니다(제133조제1항제1호). [7] [8] 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봅니다(제133조제3항). [7] [8]

무효심판의 청구인은 바뀌었습니다. 현행 제133조제1항의 청구인은 이해관계인 또는 심사관입니다. 제2호 본문의 사유는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 청구할 수 있습니다. [7] 판결 당시의 제133조제1항에는 단서가 있었습니다. 설정등록일부터 등록공고일 후 3월 이내에는 누구든지 청구할 수 있다는 단서입니다. 다만 그 단서는 제2호의 사유를 제외했습니다. [8] 법률 제14035호가 이 단서를 없앴습니다. 법률 제14035호 부칙 제21조는 그 법 시행 전에 설정등록된 특허권에는 종전의 규정에 따른다고 정합니다. [7] [8]

실용신안법 제33조는 판결 당시에도 지금도 특허법 제135조를 준용합니다. 실용신안의 진보성 조문은 실용신안법 제4조제2항입니다. 실용신안법 제4조제2항의 현행 문언은 “극히 쉽게 고안할 수 있으면”입니다. 판결 당시의 문언은 “극히 용이하게 고안할 수 있는 것일 때”였습니다. 실용신안등록의 무효심판은 실용신안법 제31조에 있습니다. [9]

개정 특허법(법률 제21955호)과 개정 실용신안법(법률 제21953호)은 2026년 9월 15일에 공포됐습니다. 두 법은 2027년 3월 16일에 시행됩니다. 특허법 제29조, 제133조, 제135조, 제163조와 실용신안법 제4조, 제33조는 시행 예정본에서도 현행과 같습니다. [7] [9]

권리범위확인심판의 절차는 「한국의 권리범위확인심판은 무엇입니까?」에서 다룹니다. 무효심판은 「한국의 무효심판은 어떻게 진행됩니까?」에서 다룹니다. 진보성 기준은 「특허법 제29조제2항의 진보성 기준은 무엇입니까?」에서 다룹니다.

실무에서 달라지는 것

다음은 사무소의 의견입니다. 개별 사건의 대응은 사실관계에 따라 달라지므로 대리인과 확인하시기 바랍니다.

• 선행기술로 특허의 진보성을 공격하려면 일반적으로 특허무효심판을 함께 검토하기를 권합니다. 권리범위확인심판에서는 이 주장으로 권리범위를 부정할 수 없기 때문입니다.
• 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 쪽은 선행기술을 쓰는 방향을 바꿀 수 있습니다. 특허발명이 아니라 확인대상 발명을 공지기술과 대비하는 자유실시기술 주장입니다.
• 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것이라는 주장은 권리범위확인심판에서도 할 수 있습니다. 진보성 주장과 섞지 않고 따로 세우기를 권합니다.
• 침해소송의 피고는 권리남용 항변으로 진보성을 다툴 수 있습니다. 대법원이 권리남용이라고 한 것은 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것임이 명백한 경우입니다. 같은 선행기술이라도 절차마다 쓸 수 있는 주장이 다릅니다. 절차를 고르기 전에 주장과 절차를 짝지어 보기를 권합니다.
• 특허권자는 적극적 권리범위확인심판에서 이긴 심결을 특허의 유효 판단으로 읽지 않는 편이 안전합니다. 이 심판은 진보성을 판단하지 않습니다.

자주 묻는 질문

권리범위확인심판에서 특허가 진보성이 없다고 주장할 수 있습니까?

그 주장으로는 권리범위를 부정할 수 없습니다. 대법원은 권리범위확인심판에서 진보성이 부정된다는 이유로 권리범위를 부정해서는 안 된다고 했습니다. [1]

특허발명이 출원 전에 공지된 것이라는 주장은 할 수 있습니까?

특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것이면 할 수 있습니다. 이 경우에는 무효심결의 유무와 관계없이 권리범위를 부정할 수 있습니다. [1] [2]

침해소송에서도 진보성을 다툴 수 없습니까?

침해소송은 다릅니다. 법원은 권리남용 항변의 전제로서 특허발명의 진보성 여부를 심리·판단할 수 있습니다. 대법원 2010다95390 전원합의체 판결의 기준입니다. [3]

이 판결은 실용신안에도 적용됩니까?

적용됩니다. 이 사건이 실용신안 사건이고, 대법원은 같은 법리가 실용신안에도 마찬가지로 적용된다고 했습니다. [1]

이 판결은 지금도 유효합니까?

2026년 10월 9일에 법제처 판례 검색에서 이 판결을 변경한 판결은 나오지 않았습니다. 대법원은 2017년, 2018년, 2023년 판결에서 이 판결을 인용했습니다. [4] [5] [6]

디파인의 방식

디파인 특허법인은 한국에서 분쟁 절차를 검토할 때 주장과 절차를 먼저 짝짓습니다. 선행기술을 받으면 그 자료가 특허발명의 공지를 보이는지, 진보성만 다투는 자료인지를 가릅니다. 그 구분에 따라 권리범위확인심판, 특허무효심판, 침해소송 가운데 어디에 쓸 자료인지를 정리합니다. 한국의 권리범위확인심판과 특허무효심판에 관한 문의는 contact@defineip.kr로 보내 주십시오.

출처

1. 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결. https://www.law.go.kr/판례/(2012후4162) (2026-10-09 확인)
2. 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결. https://www.law.go.kr/판례/(81후56) (2026-10-09 확인)
3. 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결. https://www.law.go.kr/판례/(2010다95390) (2026-10-09 확인)
4. 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결. https://www.law.go.kr/판례/(2016후366) (2026-10-09 확인)
5. 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결. https://www.law.go.kr/판례/(2016후328) (2026-10-09 확인)
6. 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결. https://www.law.go.kr/판례/(2022후10210) (2026-10-09 확인)
7. 「특허법」(법률 제21134호), 2025-11-11 시행. 제29조제2항, 제133조제1항·제3항, 제135조, 제163조. 「특허법」(법률 제21955호), 2026-09-15 공포, 2027-03-16 시행. 같은 조문. https://www.law.go.kr/법령/특허법 (2026-10-09 확인)
8. 「특허법」 2014-01-31 시행본(법률 제11962호, 2013-07-30 공포, 타법개정). 제29조제2항, 제133조, 제135조. 「특허법」(법률 제12753호), 2014-06-11 공포, 2015-01-01 시행. 제135조, 부칙 제8조. 「특허법」(법률 제14035호), 2016-02-29 공포, 2017-03-01 시행. 부칙 제1조~제22조. https://www.law.go.kr/법령/특허법 의 연혁 (2026-10-09 확인)
9. 「실용신안법」(법률 제21065호), 2025-10-01 시행. 제4조제2항, 제31조, 제33조. 「실용신안법」(법률 제11962호), 2014-01-31 시행. 제4조제2항, 제33조. 「실용신안법」(법률 제21953호), 2026-09-15 공포, 2027-03-16 시행. 제4조, 제33조. https://www.law.go.kr/법령/실용신안법 (2026-10-09 확인)