한국에서 확대된 선출원은 어떻게 적용됩니까?

제상욱 파트너 변리사 · 게시 2026. 11. 6.

확인일 2026. 10. 9.

한눈에 보는 제29조제3항

제29조제3항 위반은 등록 후에도 다툴 수 있습니다. 특허취소신청은 누구든지 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 할 수 있습니다(제132조의2제1항). [1] 다만 특허공보에 실린 선행기술에 기초한 이유로는 신청할 수 없습니다(같은 조 제2항). [1] 심사관이 통지한 거절이유에 들어 있던 선행기술의 정보가 여기에 해당합니다(제87조제3항제7호). [1] 무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 청구합니다(제133조제1항). [1]

먼저 출원되고 나중에 공개된 출원이 대상입니다

특허법 제29조제3항은 두 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원을 대상으로 합니다. 다른 출원이 당해 특허출원일 전에 출원되었을 것, 그리고 당해 특허출원 후에 출원공개되거나 등록공고되었을 것입니다. [1] 제29조제4항은 같은 내용을 실용신안등록출원에 대해 정합니다. [1]

출원의 선후는 날짜로 비교합니다. 제29조제3항제1호의 글이 “그 특허출원일 전에 출원된”이기 때문입니다. [1] 당해 출원과 같은 날에 출원된 다른 출원은 제1호의 요건을 갖추지 못합니다. 같은 날에 출원된 동일한 발명은 제36조제2항이 따로 다룹니다. [1]

공개의 선후는 시점으로 봅니다. 심사기준은 2001년 2월 3일 개정이 “특허출원을 한 날 후에”를 “특허출원을 한 후에”로 바꾼 것이라고 설명합니다. [2]

출원공개는 원칙적으로 출원일부터 1년 6개월이 지난 후에 합니다(특허법 제64조제1항). [1] 우선권 주장이 있으면 우선권 주장의 기초가 된 출원일부터 셉니다. [1] 출원인이 신청하면 그 전에도 공개합니다. [1] 따라서 당해 출원을 낼 때에는 조사로 찾을 수 없는 출원이 나중에 거절이유가 될 수 있습니다.

다른 출원이 아직 공개되지 않았으면 심사관은 기다립니다. 심사기준은 제29조제3항의 다른 출원이 될 수 있는 미공개 출원을 발견하면 심사를 보류하도록 정합니다. 그 출원이 공개된 뒤에 그것을 인용해 거절이유를 통지합니다. [2]

다른 출원이 일단 출원공개되거나 등록공고되면, 그 뒤에 그 출원이 거절, 취하, 포기, 무효로 되어도 지위는 유지됩니다. 반대로 공개 전에 거절결정, 취하, 포기, 무효로 되었는데도 출원공개가 된 출원은 지위를 잃습니다. 지식재산처 심사기준의 설명입니다. [2]

비교 대상은 청구범위가 아니라 최초 명세서와 도면입니다

제29조제3항은 다른 출원의 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명”과 비교합니다. [1] 다른 출원의 청구범위에 들어 있지 않은 발명도 비교 대상입니다. 심사기준은 명세서나 도면에 적힌 발명은 청구범위에 없어도 공개로 사회에 제공된 발명이라고 취지를 설명합니다. [2]

심사기준은 최초 명세서를 기준으로 세 가지를 정합니다. [2]

• 다른 출원의 최초 명세서에 있었다가 보정으로 삭제된 사항에도 제29조제3항·제4항이 적용됩니다.
• 보정으로 새로 추가된 발명에는 적용되지 않습니다.
• 다른 출원이 임시 명세서로 출원된 경우 최초 명세서는 임시 명세서입니다. 임시 명세서에 없고 그 뒤 보정으로 추가된 발명에는 적용되지 않습니다.

판단하는 것은 동일성이고, 진보성이 아닙니다

제29조제3항은 발명이 “동일한 경우”에 적용됩니다. [1] 심사기준은 완전히 동일한 경우와 실질적으로 동일한 경우를 모두 포함한다고 정합니다. [2] 둘 이상의 인용발명을 결합해 청구항과 대비해서는 안 됩니다. [2]

대법원은 2021년 9월 16일 선고 2017후2369, 2376 판결에서 동일성의 기준을 밝혔습니다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있어도 실질적으로 동일할 수 있습니다. 그 차이가 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경에 지나지 않아 새로운 효과가 생기지 않는 경우입니다. 차이가 그 정도를 벗어나면, 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 안이라도 동일하다고 할 수 없습니다. [3]

이 판결은 2006년 3월 3일 개정 전 특허법 제29조제3항이 적용된 사건입니다. [3] 2026년 3월 13일 시행 심사기준은 이 판결을 실질적 동일의 예로 싣고 있습니다. [2]

다른 출원이 당해 출원 전에 공개되지 않았다면 그 출원은 진보성 판단의 선행기술이 아닙니다. 제29조제2항은 “제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명”에 의해 쉽게 발명할 수 있는지를 묻습니다. [1] 제1항제1호는 특허출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 발명입니다. 제2호는 특허출원 전에 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선으로 공중이 이용할 수 있는 발명입니다. [1] 심사기준도 진보성을 제29조제1항 각 호의 발명에 의한 용이성으로 설명합니다. [2]

발명자나 출원인이 같으면 적용되지 않습니다

제29조제3항 단서는 두 경우를 제외합니다. 하나는 두 출원의 발명자가 같은 경우입니다. 다른 하나는 당해 출원을 출원한 때의 출원인과 다른 출원의 출원인이 같은 경우입니다. [1]

심사기준은 두 경우를 아래와 같이 판단합니다. [2]

출원인이 같은지는 당해 출원을 출원한 때로 판단합니다. [1][2] 비교하는 것은 두 출원서에 적힌 출원인입니다. [2] 심사기준이 표시가 달라도 같은 출원인으로 인정하는 경우로 든 것은 개칭, 상속, 합병입니다. [2] 같은 기업집단에 속한 다른 법인을 같은 출원인으로 본다는 규정은 제29조와 심사기준 제3부 제4장에 없습니다. [1][2]

단서에 해당해 제29조제3항이 적용되지 않으면 제36조(선출원)가 남습니다. 심사기준은 출원인이나 발명자가 같은 경우 제36조를 적용하도록 정합니다. 후출원의 거절결정은 선출원의 청구범위가 확정된 뒤에 합니다. [2]

제36조는 비교 대상이 다릅니다. 심사기준은 제36조의 동일 여부를 두 출원의 청구항에 기재된 발명 사이에서 판단합니다. [2] 선출원의 명세서에만 적히고 청구되지 않은 발명은 제36조의 비교 대상이 아닙니다.

우선권 주장과 분할출원은 기준일을 바꿉니다

당해 출원이 조약우선권을 주장하면 제29조를 적용할 때 당사국에 출원한 날을 한국 출원일로 봅니다(특허법 제54조제1항). [1] 다른 출원이 그 날보다 먼저 출원되었는지를 봅니다.

다른 출원이 조약우선권을 주장한 출원이면, 심사기준은 발명별로 기준일을 나눕니다. [2]

당해 출원이 국내우선권을 주장한 경우도 같습니다. 선출원의 최초 명세서나 도면에 적힌 발명과 같은 발명이 대상입니다. 그 발명은 제29조제3항 본문을 적용할 때 선출원을 한 때에 출원한 것으로 봅니다(제55조제3항). [1]

다른 출원이 국내우선권 주장 출원이면 제55조제4항이 적용됩니다. 선출원은 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 봅니다(제56조제1항). [1] 그래서 선출원 자체는 출원공개되지 않습니다. [2] 대신 후출원이 출원공개되거나 등록공고된 때에, 양쪽 최초 명세서에 같이 적힌 발명은 선출원이 출원공개된 것으로 봅니다. [1] 심사기준은 발명이 적힌 곳에 따라 기준일을 나눕니다. [2]

선출원이 다시 우선권을 주장한 출원이면 예외가 있습니다. 선출원의 우선권 주장의 기초가 된 출원에 이미 적힌 발명에는 제55조제3항과 제4항을 적용하지 않습니다(제55조제5항). [1] 심사기준은 이 발명에 후출원의 출원일을 적용합니다. [2]

다른 출원이 분할출원, 분리출원, 변경출원이면 출원일이 소급하지 않습니다. 제29조제3항의 “다른 특허출원”으로서는 실제 출원한 때가 기준입니다(제52조제2항제1호, 제52조의2제2항, 제53조제2항제1호). [1] 이 경우 심사기준은 당해 출원보다 먼저 출원된 원출원을 다른 출원으로 삼을 수 있다고 적습니다. [2]

PCT 출원은 국제출원일의 원문이 기준입니다

한국을 지정한 PCT 출원(국제특허출원)은 국제출원일에 출원된 특허출원으로 봅니다(제199조제1항). [1] 다른 출원이 국제특허출원이면 제29조제5항이 두 가지를 바꿔 읽습니다. 비교 대상은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”이고, 국제공개도 출원공개와 같이 봅니다. [1] 번역문이 아니라 원문에 적힌 내용이 기준입니다. [2]

제외되는 출원이 있습니다. 외국어로 출원한 국제특허출원의 출원인은 우선일부터 2년 7개월 안에 국어번역문을 내야 합니다(제201조제1항). [1] 이 기간이 국내서면제출기간입니다. 연장 취지를 적은 서면을 기간 만료일 전 1개월 안에 내면 만료일부터 1개월이 되는 날까지 낼 수 있습니다(같은 항 단서). [1] 그 기간에 발명의 설명과 청구범위의 국어번역문을 내지 않으면 출원을 취하한 것으로 봅니다(제201조제4항). [1] 그렇게 취하한 것으로 보는 출원은 제29조제3항의 다른 특허출원으로 보지 않습니다(제29조제7항). [1] 국제공개가 되었더라도 그렇게 취하한 것으로 보는 외국어 PCT 출원은 제29조제3항의 근거가 되지 않습니다.

제29조제7항에는 예외가 하나 있습니다. 그 PCT 출원을 선출원으로 삼아 국내우선권을 주장한 한국 출원이 있는 경우입니다. 그 한국 출원이 출원공개되거나 등록공고되면 제55조제4항을 적용할 때 제29조제7항을 적용하지 않습니다(제55조제6항). [1] 심사기준은 이 경우 당해 출원이 선출원의 국제출원일 원문에 기재된 내용으로 거절될 수 있다고 적습니다. [2]

제29조제5항부터 제7항까지는 2015년 1월 1일 시행 개정법(법률 제12753호)에서 들어왔습니다. [1]

심사기준은 외국어 출원이 인용된 경우의 대응도 적고 있습니다. 출원인은 심사관의 지적사항이 외국어 원문에 기재되어 있지 않다고 의견서에서 주장할 수 있습니다. 그 주장으로 심사관의 판단을 부정할 수 있으면 거절이유가 해소됩니다. [2]

법률 제21955호(2026년 9월 15일 공포, 2027년 3월 16일 시행)는 제29조를 바꾸지 않습니다. 제36조, 제52조부터 제56조, 제201조, 제202조도 그대로입니다. [9]

예

아래는 가정한 일정입니다.

• B사의 청구항 1은 A사 출원의 최초 명세서에 적힌 Y와 동일합니다. A사가 Y를 청구하지 않았어도 제29조제3항의 거절이유가 됩니다. [1]
• 청구항 2는 Z가 주지관용기술의 부가에 지나지 않아 새로운 효과가 생기지 않으면 실질적으로 동일합니다. 그 정도를 벗어나면 동일하지 않습니다. [3]
• A사 출원은 2025년 9월 1일에 공개되어 있지 않았습니다. 따라서 A사 출원은 청구항 2의 진보성을 부정하는 근거가 되지 않습니다(제29조제2항). [1]
• A사 출원이 한국 출원이 아니라 영어 PCT 출원인 경우는 다릅니다. A사가 국내서면제출기간에 국어번역문을 내지 않아 취하한 것으로 보게 되면, A사 출원은 근거가 되지 않습니다(제29조제7항). [1]

다른 나라와 다른 점

먼저 출원되고 나중에 공개된 출원을 어디까지 쓰는지, 자기 출원을 제외하는지가 나라마다 다릅니다.

한국과 일본의 조문은 구조가 같습니다. [1][7] 유럽 특허협약 제56조는 제54조(3)의 문헌을 진보성 판단에서 고려하지 않는다고 적고 있습니다. [5] 미국에서는 102조의 선행기술을 103조의 거절 근거로 쓸 수 있다고 USPTO 심사지침서가 설명합니다. [6] 중국 전리법 제22조는 신규성의 정의 안에 이 요건을 두었고, 출원한 주체를 가리지 않습니다. [8] 같은 조는 현유기술을 출원일 이전에 공중에게 알려진 기술로 정의합니다. [8]

위 표는 각국의 조문만 읽고 정리한 것입니다. 각국 특허청의 심사기준에 따른 운용은 이 글에서 다루지 않습니다.

출원인이 할 일

일반적으로 디파인 특허법인은 아래와 같이 권합니다.

• 한국 거절이유통지를 받으면 근거 조문이 제29조제2항인지 제29조제3항인지를 먼저 확인합니다. 제29조제3항이면 쟁점은 동일성입니다.
• 인용된 출원의 출원일, 공개일, 발명자, 출원인을 당해 출원의 것과 대조합니다. 단서에 해당하면 의견서에서 그 사실을 밝힙니다.
• 인용된 출원이 외국어 PCT 출원이면 국제출원일의 원문에 그 발명이 적혀 있는지, 한국에 국어번역문이 제출되었는지를 확인합니다.
• 자기 선행 출원의 개량발명을 한국에 낼 때는 출원 시점의 출원인 명의를 선행 출원과 맞출지 출원 전에 정합니다.
• 차이점이 있으면 그 차이가 주지관용기술의 부가를 넘고 새로운 효과가 있다는 점을 명세서의 기재로 설명합니다.

개별 사건의 판단은 대리인과 확인하시기 바랍니다.

자주 묻는 질문

Q. 다른 출원이 청구하지 않은 발명도 거절 근거가 됩니까?

A. 됩니다. 제29조제3항은 다른 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 비교합니다. [1]

Q. 제29조제3항의 인용발명과 다른 문헌을 결합해 진보성을 부정할 수 있습니까?

A. 제29조제3항은 동일한 경우에만 적용됩니다. 심사기준은 둘 이상의 인용발명을 결합해 대비하지 못하게 합니다. [1][2]

Q. 같은 회사가 먼저 낸 출원도 제29조제3항의 근거가 됩니까?

A. 당해 출원을 출원한 때의 출원인이 같으면 근거가 되지 않습니다. 발명자가 같은 경우도 같습니다. 이 경우에는 제36조가 적용되고, 청구항에 기재된 발명끼리 비교합니다. [1][2]

Q. 한국에 진입하지 않은 PCT 출원도 근거가 됩니까?

A. 외국어 PCT 출원이 국어번역문 미제출로 취하한 것으로 보게 되면 근거가 되지 않습니다(제29조제7항). 그 출원을 기초로 국내우선권을 주장한 한국 출원이 공개된 경우는 예외입니다(제55조제6항). [1]

Q. 다른 출원이 공개된 뒤에 취하되면 어떻게 됩니까?

A. 심사기준에 따르면 일단 출원공개되거나 등록공고된 출원의 지위는 유지됩니다. [2]

디파인의 방식

디파인 특허법인은 제29조제3항의 거절이유를 받으면 인용된 출원의 출원일, 공개일, 발명자, 출원인부터 확인합니다. 인용된 출원이 외국어 출원이면 번역문이 아니라 원문의 기재를 대조합니다. 동일성을 다툴 때에는 차이점과 그 효과를 명세서의 기재에서 찾습니다. 문의는 contact@defineip.kr로 받습니다.

출처

1. 지식재산처, 특허법(법률 제21134호) 제29조, 제36조, 제52조, 제52조의2, 제53조, 제54조, 제55조, 제56조, 제62조, 제64조, 제87조, 제132조의2, 제133조, 제199조, 제201조, 부칙 법률 제12753호, 2025-11-11 시행. https://www.law.go.kr/법령/특허법 (확인 2026-10-09)
2. 지식재산처, 특허·실용신안 심사기준(지식재산처예규 제7호) 제3부 제3장 진보성 2., 제3부 제4장 확대된 선원, 제3부 제5장 선출원 3.1·4.2, 제5부 제2장 3.6, 제5부 제3장 4.6, 제5부 제5장 4.1.2, 2026-03-13 시행. https://www.law.go.kr/행정규칙/특허·실용신안심사기준 (확인 2026-10-09)
3. 대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2376 판결. https://www.law.go.kr/판례/(2017후2369) (확인 2026-10-09)
5. European Patent Office, European Patent Convention, Article 54 and Article 56. https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a54.html , https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a56.html (확인 2026-10-09)
6. United States Patent and Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure, Appendix L (35 U.S.C. 102, 103) and § 2141.01 [R-01.2024]. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html (확인 2026-10-09)
7. 日本 e-Gov 法令検索, 特許法(昭和34年法律第121号) 第29条の2. https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 (확인 2026-10-09)
8. 国家知识产权局, 中华人民共和国专利法(2020年修正) 第二十二条, 2020-11-23 게시. https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html (확인 2026-10-09)
9. 특허법(법률 제21955호), 2026-09-15 공포, 2027-03-16 시행 예정. https://www.law.go.kr/법령/특허법 (확인 2026-10-09)